Badanie znaku towarowego – jak sprawdzić nazwę marki przed rejestracją?

Właściciele marek modowych często traktują rejestrację znaku towarowego jako ostatni krok, który formalizuje status nazwy, której od dawna używają. W rzeczywistości rejestracja powinna być jednym z pierwszych kroków, a właściwie – poprzedzać go powinien krok jeszcze wcześniejszy: sprawdzenie, czy wybrana nazwa nadaje się do ochrony i czy ktoś inny nie ma do niej wcześniejszych praw.

Zgłoszenie znaku towarowego nie jest automatycznym potwierdzeniem prawa do nazwy. To postępowanie, które może zakończyć się odmową – i to z przyczyn, które dałoby się wykryć na długo przed złożeniem wniosku, gdyby tylko wcześniej przeprowadzono odpowiednie badanie.

Na czym polega badanie znaku towarowego?

Badanie znaku towarowego (często nazywane też badaniem czystości znaku) polega na sprawdzeniu, czy w odpowiednich bazach nie istnieją już oznaczenia, które mogłyby zablokować Twoją rejestrację albo narazić Cię na zarzut naruszenia cudzych praw.

W praktyce oznacza to analizę rejestrów prowadzonych przez urzędy takie jak:

• UPRP (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) – dla ochrony krajowej,
• EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) – dla ochrony obejmującej wszystkie państwa członkowskie UE,
• WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) – dla ochrony międzynarodowej, istotnej zwłaszcza jeśli planujesz ekspansję poza Europę.

Warto podkreślić, że proste wyszukanie nazwy w Google czy sprawdzenie dostępności domeny nie ma większej wartości prawnej. System znaków towarowych rządzi się własnymi zasadami – oznaczenia funkcjonują w określonych klasach towarów i usług, a ich podobieństwo ocenia się nie tylko wizualnie, lecz także fonetycznie i znaczeniowo. Bez znajomości tych reguł łatwo uznać daną nazwę za „wolną”, mimo że w rzeczywistości jest obciążona ryzykiem.

Na co zwrócić uwagę podczas badania znaku?

Kolizja z wcześniejszym znakiem towarowym nie wymaga, by cudza nazwa była identyczna z Twoją. Podstawę sprzeciwu może stanowić znak identyczny lub podobny do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd – obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

W praktyce oznacza to, że analizujemy jednocześnie trzy płaszczyzny podobieństwa:

Podobieństwo wizualne – czy oznaczenia wyglądają podobnie? Urząd bierze pod uwagę m.in. długość słowa, układ liter, wspólne człony.

Podobieństwo fonetyczne – czy oznaczenia brzmią podobnie? Ocenia się je niezależnie od pisowni, biorąc pod uwagę różne zasady wymowy obowiązujące w poszczególnych krajach UE.

Podobieństwo koncepcyjne – czy oznaczenia niosą tę samą treść znaczeniową? Dwa słowa z różnych języków, oznaczające to samo, mogą zostać uznane za podobne koncepcyjnie – nawet jeśli wizualnie i fonetycznie nie mają ze sobą nic wspólnego.

Ocena wszystkich trzech płaszczyzn odbywa się zawsze łącznie, w tzw. globalnej ocenie ryzyka konfuzji. Wynik zależy od wzajemnego oddziaływania tych czynników – im bardziej podobne są towary lub usługi, tym mniejszy stopień podobieństwa między oznaczeniami wystarczy, by urząd zakwestionował rejestrację.

Kiedy najlepiej przeprowadzić badanie?

Najlepszy moment na badanie znaku towarowego to etap, w którym nazwa dopiero powstaje lub nie została jeszcze szeroko wdrożona. Wtedy ewentualna zmiana nie wiąże się z większymi stratami.

W praktyce jednak wiele osób trafia do prawnika dopiero tuż przed zgłoszeniem – i to nadal dobry moment, aby zatrzymać się i zweryfikować ryzyko. Znacznie lepiej zrobić to na tym etapie niż prowadzić postępowanie, które od początku jest obarczone wysokim prawdopodobieństwem sprzeciwu.

Przykład z polskiej branży modowej
– sprawa ELEMENTY:

Dobrą ilustracją tego, jak działa badanie w praktyce i co się dzieje, gdy się go nie przeprowadzi, jest sprawa polskiej spółki Elementy Wear Sp. z o.o.

Spółka od kilku lat z powodzeniem prowadziła działalność na polskim rynku modowym pod nazwą Elementy, budując rozpoznawalną markę i ugruntowaną pozycję wśród rodzimych odbiorców. Kiedy przyszedł czas na formalizację – spółka zgłosiła do EUIPO słowny znak towarowy „ELEMENTY” dla towarów z klasy 18 (torby) oraz klasy 25 (odzież).

Rejestracja zakończyła się niepowodzeniem. Sprzeciw złożyła firma Boardriders IP Holdings (właściciel marki surf- i skatewear Element) powołując się na wcześniej zarejestrowany unijny znak towarowy słowny „ELEMENT”, obejmujący tożsame kategorie towarów.

EUIPO uwzględniło sprzeciw w całości i odrzuciło zgłoszenie „ELEMENTY”. Skutki tej decyzji wykraczają daleko poza sam fakt nieotrzymania świadectwa ochronnego. Elementy Wear nadal działa pod nazwą, która nie uzyskała ochrony jako znak towarowy UE – a której używanie może być kwestionowane przez właściciela wcześniejszego znaku „ELEMENT” na terenie całej Unii Europejskiej.

To szczególnie dotkliwe w kontekście etapu, na którym marka się znajduje. Po latach budowania silnej pozycji na polskim rynku, Elementy Wear mogłaby myśleć o ekspansji na rynki zagraniczne – wejściu do multibrandów w innych krajach UE, współpracy z europejskimi platformami sprzedażowymi, udziale w zagranicznych targach branżowych. Każdy z tych kroków wiązałby się jednak z używaniem nazwy, co do której inna firma posiada wyłączne prawa na poziomie unijnym.

Z drugiej strony, rezygnacja z nazwy oznaczałaby kosztowny i czasochłonny rebranding – zmianę identyfikacji wizualnej, etykiet, opakowań, strony internetowej, profili w mediach społecznościowych i całej komunikacji marketingowej. Dla marki z ugruntowaną rozpoznawalnością to nie tylko koszt finansowy, ale też ryzyko utraty kapitału, który przez lata budowały relacje z klientkami.

To klasyczny przykład sytuacji, której można było uniknąć – gdyby badanie czystości znaku zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem działalności lub odpowiednio wcześniej, zanim marka zdążyła się utrwalić na rynku pod daną nazwą.

Jeśli rozważasz rejestrację nazwy swojej marki i chcesz mieć pewność, że wybrałaś oznaczenie, które można skutecznie chronić? Skontaktuj się z nami – sprawdzimy Twoją nazwę i ocenimy ryzyko związane z rejestracją.